寶山商標法》第三十二條規定：“申請寶山商標注冊不得損害他人既有的在先公民權利……”此條規定的在先權利是指在系爭寶山商標申請注冊日之前已經拿下的，除商標權以外的其他權利，包括武進權、著作權、外觀設計專利權、姓名權、肖像權以及不應保護措施的其他合法在先基本權利。其中，以在先著作權對抗已商標是商標版權保護案件中非常常見的現象。下面聯貝以一罪案例分析在先著作權VS已注冊商標。

一

基本內情

爭議性商標：

涉案作品：

第15657687號“加德斯 JIADESI及圖”商標(下述稱爭議商標)由張衛橋(即本案被申請人)于2014年11月6日提交注冊申請，于2015年12月28日取得注冊，核定使用在第7類“龍鋸、噴漆噴槍”等消費上。2016年4月11日，該商標被陳為歡(即本案申請人)提出不予標志著允諾。申請人稱：申請人對“加德斯 GATES及圖”服裝設計作品給予在先著作權，爭議商標與申請人美術作品圖形部分僅僅一樣，被申請人與申請人為在同一區域的陪同，理應知曉申請人的商標存在，爭議商標的注冊損害了申請人的在先著作權。請求依據《商標法》第三十二條等規定對爭議商標要求無效宣告。異議，被申請人聽證稱：爭議商標的注冊未強制執行《商標法》第三十二條的規定，請求維持其注冊。

二

裁定結果

商標評審團經審理認為, 申請人所述的“加德斯 GATES及圖”作品(以下稱涉案作品)由繁體字“加德斯”、簡寫“GATES”及圖形構成，爭議商標“加德斯 JIADESI及圖”漢字與涉案作品漢字相同、圖形部分與涉案作品圖形構成高度近似，故爭議商標與申請人涉案作品構成重大相像。由申請人提交的證據考證，涉案作品于2005年4月25日提出商標注冊申請，并從2008年4月開始在廣州市作為店鋪門面使用至今，交織其提交的《作品登記證書》可以認定申請人對涉案作品享有在先著作權。申請人涉案作品在爭議商標申請注冊日之前已作為商標公開使用于零售商活動中，由被申請人提交的證據可知，其與申請人同為廣東地區的同行業者，存在接觸該作品的可能。在此情形下，被申請人未經申請人許可注冊爭議商標的使用暴力損害了申請人的在先著作權，已構成《商標法》第三十二條所禁止的“損害他人現有的在先權利”之情形。

三

典型含義

在先著作權與商標權爭端，是涉及在先權利條款的案件中更加常見的案件類型之一。未經出版者的許可，將他人享有著作權的作品申請注冊商標，應認定為對他人在先著作權的損害。該種情形的定義訴訟法為：

(1)在系爭商標申請注冊之前他人已在先享有著作權;

(2)系爭商標與他人在先享有著作權的作品相同或者實質性相似;

(3)系爭商標注冊申請人接觸過或者有可能接觸到他人享有著作權的作品;

(4)系爭商標注冊申請人未經著作權人的許可。

本案在認定爭議商標的注冊是不是損害了申請人在先著作權時，方針考量了以上四個適用要件。在判定被申請人接觸過或者有可能接觸到申請人享有著作權的涉案作品時，中心等重新考慮被申請人提交的在案證據，具體其與申請人同為廣東地區的同行業者，進一步證實了被申請人有可能接觸到申請人享有著作權的涉案作品的顯然。其對將來該類型案件的審理，具有一定的借鑒和聘請意義。

我國著作權實行自愿性登記規范，著作權登記助理警察機關對登記主管機關進行形式審查，因此有數著作權登記證書非常足以確實他人作品在爭議商標申請日和已作曲完工并公開發表，不須有在先設計及公開發表的證據佐證。例如，申請人可以提交委托設計合同、發票、影像以及在相關媒體上公開展示該美術作品等證據，這部分證據對于確定申請人作品創作完成及公開發表的時間具有更為重要的作用。此外，侵害他人著作權強調的是未經授權的鏡像、日出版，如果商標注冊人有證據證明爭議商標出自于其獨創完成的作品，或者其申請注冊爭議商標的行為經過著作權人授權，那么即使爭議商標與他人享有在先著作權的作品構成實質性相似，也過失然認定爭議商標侵犯了他人的現有在先著作權。

實際上，由于在認定是否構成作品、著作權的歸屬以及是否侵權方面存在一些不確定因素，因此理念中要根據個案的具體情況，結合《著作權法》和《商標法》的有關規定作出直接判斷，要具備著作權保護與管理基本的商標管理制度。一方面，要遏制不當利用他人享有在先著作權的作品申請注冊商標的行為，以保護著作權人的在先智力成果，更好地保護和鼓勵創意;另一方面，也要理清正常的商標注冊使用行為與侵犯著作權行為之間的疆界，避免矯枉過正，切實維護正常的商標制度和不合理誠信的市場競爭秩序。

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